CAIPC2020 | 上海弼兴律师事务所薛琦：专利创造性答辩思路剖析

11月12-13日，由中国汽车工程学会、中国汽车技术研究中心有限公司、宝鸡市人民政府联合主办的“中国汽车知识产权年会”隆重举行。今年中国汽车知识产权年会的主题是“知识产权奠定创新发展的基础”，从更加多元化的国际视角进行了新的定位。会议围绕知识产权管理的推进与效率提升、汽车知识产权发展的政策导向、国际形势、如何应对诉讼风险等议题展开。峰会期间，上海必行律师事务所管理合伙人薛琦发表了题为《专利创造性抗辩思路解析》的主题演讲。

薛琦，上海必兴律师事务所管理合伙人

以下为演讲实录:

大家好。让我问你一个问题。一项发明的价值是什么？当然有很多原因，比如它的技术怎么样，它的经济怎么样，它的法律怎么样。所谓合法就是能不能取得专利权，专利权的保护范围有多大，它的法律有多稳定。这取决于保护强度，保护强度和专利运作的潜力，所以获得专利权是非常重要的。获得专利权，获得专利权，如何获得高质量的专利权？我举以下三个方面:第一个在技术上如何，第二个审查员如何审查，第三个专利代理人如何回答。在这方面，一项发明或专利权有许多条款来限制它。当然，这里最重要的问题是创意，创意是难点和重点。

审查案件时，审查员涉及的条款很多，最关心的问题是创造性。如何回答创意尤为重要，不仅要反驳考官的论点，还要建立自己的一套体系来阐述。所以今天我就和大家分享这个主题，以及如何分析专利的创造性抗辩思路。有三个部分，第一部分花几分钟，第二部分最重要，最后一部分花一两分钟讲。这个时间很短。我很难在二三十分钟内看完130万字的书。我只能一笔带过。

专利法是一个非常有趣的法律，一项发明。通过专利法，对它的各个方面实施戒严，从而赋予它权利。新颖性就是定义是相同还是不同。同样的东西不被保护，只有不一样的时候才被保护。不能把别人口袋里的东西往自己口袋里拿。如果你和别人不一样，你能被保护吗？不，你和别人不一样。你想想，别人想想，保护你不值得。不一定新颖的解决方案能得到保护，创造性的解决方案才值得保护。只有当你的发明创造达到一定的水平，你才能得到保护。你想得到，别人想不到。

创造力的法律源泉在于创新的高度。创新的价值越大，它对你的保护就越多，范围就越大。所以对于创意和新奇来说，创意是一种组合对比。你们不仅彼此不同，而且想到你们的发明创造也不容易。它是一种组合对比，是与现有技术的对比。现有技术是在你申请之前公开的技术，可以是专利文件，也可以是非专利文件。公众都知道些什么？你说我不知道也没关系。想知道就能知道。如果一项技术是社会想要知道的，它就为公众所知。有很多方法可以公开。

让我们来看看。这是一种创造力的表现。你怎么想呢?就看这个技术方案和技术效果。第一手技术方案，第一手技术效果和技术方案差别很大，技术效果差不多，有创意，技术效果差不多，技术方案差别很大，有创意。

我们创造性的三步法，第一步是确定最接近的现有技术。根据解决技术问题、技术效果和技术特征的定义，如何确定最公开的技术特征是最接近的现有技术特征……学科。第二步，确定发明的技术特征与发明实际解决的技术问题之间的区别。技术特征的区别就是增、减、换，不仅仅是不同，而是有多有少。效果对比，是否有提升效果，你力量50，我力量100，就是提升效果。此外，还有实现新效果、克服某些缺陷和实现等效效果的比较。如果为了达到同等的技术效果而提供不同的技术方案，我们还是会有创意的。第三步是判断是否不明显，也就是说如果我确定了技术特征，我就看看能不能在其他现有技术中给出启发，把这些不同的技术特征运用到最接近的文献中，产生你的发明。如果给了这个灵感，那叫没有创意，那叫显而易见。这是最复杂的。

那我们就有一个在里面。谁来评判？虽然考官是以谁的眼光来判断的，但是他的领域里有一个技术人员。这是虚拟的，他什么都懂才申请，就是没有创意。我知道我只是机械的，不会组合，没有开创性的思维。本领域的技术人员是虚拟人。在我们国家，我们本科生、硕士、博士都有自己的创造能力。但是，他不是小学生，不是农民，不是下岗工人，也不是院士、博士生导师。很多考官都是硕士博士，他的眼界比他的技术人员高。他是有创造力的，所以你要把他拉回他所在领域的技术人员的视野。

突出的实质性特征，技术的起点，决定了与其接近的现有效果，最终判断是否明显有益。本发明取得了有益的技术效果和较好的技术效果，提供了不同技术概念的技术方案。技术效果和现有的技术效果代表了一定的技术发展趋势。虽然可能会有点评，但实际应用起来并不容易。很多时候，一个新的技术出现，你一开始并不知道哪个技术最后可能会胜出。几十年前，有很多技术可以看电视，让电视更清晰。虽然一个方面有负面作用，但其他方面有明显的技术效果。你什么意思？你不能指望在一个方面创造一切。关于专利，我的一句话是，你只是乐观，而不是糟糕。如果你能证明你的技术在某一点上比别人强，哪怕在其他点上比别人差，你就是有创意的。

这就是实用新型和发明创造性的判断标准的区别。很多人对实用新型和发明有误解。他们认为实用新型不值钱，保护力度不够，专利不稳定，侵权赔偿金额低。这些都是误解。结合我们说的这个东西，实际上，对于同样的发明创造，你也申请了发明的创造性，假设全部授权，实用新型的创造性高于发明，实用新型专利无效的难度更大。实用新型在国内是非常好的制度，需要的创造性比较少，别人不容易失效。审查员可以从其他领域发现发明专利无效，而实用新型只能从其自身领域发现。同样的技术，发明的地方大，好找，实用新型小，不好找。因此，实用新型比发明更有优势。如果你的发明，使用寿命和市场周期在十年以内，最好申请实用新型，其价值不低于发明。

我们来看看创意辩护的思路。我把它分成两部分，一部分垂直，一部分水平。竖线表示我收到一份审判通知，说我没有创造性。我该怎么办？横向的是关于我有哪些突破，如何突破。

在第一种情况下，回答创造性审查意见问题的步骤如下:

一是审查审查员引用的对比文件内容是否属于现有技术。

二是准确理解考官意见，分两部分审核意见，一是表格部分，二是文字部分。表格中有三种情况，即确认意见、修改意见和……thorized，第二个叫不确定意见，能不能授权，第三个叫不确定意见。我们认为你没有任何实质性的内容可以授权，你再怎么修改也授权不了。看到这三个心里就有谱了。怎么回答呢？仔细阅读课文。当审查意见不明确，不能完全确认理解时，要及时与审查员沟通。

三是进行初步分析，给予申请人尽可能全面的建议，简要概述审查意见要点，使申请人准确理解审查员意见，经专利代理人分析整理后提供可行的答辩方案，并告知答辩期限。

第四，申请人与考官沟通。

五是确定防御方案。你给出建议后，应该采用哪个方案，综合考虑专利法的要求、审查员的审查标准和申请人的需求，确定修改方案。创造性讨论要与权利要求书相对应，对创造性说什么，对本专利的创造性说什么，对本专利保护的技术方案的创造性说什么，对应所有要求。另外，尽可能多方面多角度的讨论创意。有创意不怕啰嗦。有创意就像拔萝卜，山羊没拔，大象没拔，最后老鼠拔了，说明你的句子达到了创意。

此外，有确凿的证据证明自己的观点，以避免使用不利的证据。

最后，写一个观点陈述。怎么写？

1、统筹安排，根据不同情况，有不同的安排。第一次答辩，按照正常情况，正面解释，三句话讲，先讲事情的特点，再讲重大进展。如果已经到了第二步，就不需要对考官针对的论点进行有针对性的答辩了。如果涉及到其他因素，可以另起一段来回答。

2、创意的基本模型，如何讨论事物的特征，确定现有技术，确定技术特征解决的计数问题，第三判断是否不明显。这里我指出几点。在第一次写作之前，我理清思路，提炼总结要阐述的论点，尽量使用帽子鞋子的描述方法，谈任何有论点有结论的事情。

3.此外，讨论应明确针对审查意见。

4.在合理布局的讨论中破与立。

5、合理安排主次顺序。

6、讨论的内容要有理有据，避免空洞。

7.善用小标题，合理分段，注意视觉效果的逻辑清晰。

如何讨论发明取得显著进步？显著进步就是技术效果，就是我前面说的四点。在语言表达上要注意以下几点:

1.避免过度语言，营造良好的交流氛围，客观讨论创意。

2、句句斟酌，规避后续程序风险。

3、语言要准确，避免过多重复。

刚才讲了怎么做步骤，怎么挖掘创意的突破点。切入点是审查员否认创造性引用的对比文件内容不属于现有技术。例如，对比文件的出版日期在申请日期之后。还有考官引用附图。

挖掘突破点:

首先是从技术角度挖掘突破点。有三种方法因为疏忽而找不出区别特征，对这句话有误解，而且无论是从一个熟练技师的角度，他都是站在一个更高的角度。

二是挖掘技术效果上的突破点。我指出了5种情况，比如说明书没有说明好处，但是数据可以看到这个好处，仍然可以说有这个好处，还有效果数据的挖掘，通过逻辑推导和分析，根据研发流程，阐述更好的技术效果。

第三，挖掘切入点……从专利法的角度看。第一，只注重技术方案的比较，忽略了技术效果的比较。技术方案差不多，但我看技术效果的话，技术效果差别很大，很有创意。二是只注重技术效果的对比，三是单独评价单个技术特征，忽略技术特征之间的组合关系。第四，只掌握了对比文件的几个字，给出的技术启示没有从整个现有技术中去理解。第五，凭现场技术人员的目测判断不明显。第六，主观上低估发明的创造性，事后诸葛亮，有六种情况，如技术方案特别简单的发明、技术原理已知的发明、通过有限实验获得的发明、通过常规实验手段获得的发明、本领域技术人员基于现有技术能够获得的发明、在现有技术中给出可能但非必然预期的发明。第七，非显而易见性的判断违背了专利法的宗旨。

本发明解决了人们渴望解决却得不到的发明，克服了技术偏见，达到了意想不到的技术效果，商业成功，可用于创造性讨论。还要看专利的价值和市场价值，与发明创造无关。如果有，可以说说。

这是专利创造性抗辩切入点的思维路径。刚才讲了这么多这本书，130万字。我们团队花了7年多的时间来写，将近1000页。9月份刚出版，很多人说老师把你衣柜里的东西拿出来了。没关系。如果你通过了这本书，你就应该授权本该被否决的结果。保护范围本来很小，但是保护范围扩大了。看我们的书很有意义，有很多原创。每个案件都有一个部分叫做辩护思维部分。这也是我们的原创。

谢谢大家。很抱歉耽搁了。

(注:本文根据现场速记整理，未经主讲人审核。仅供参考。请勿转载！)

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薛琦，上海必兴律师事务所管理合伙人

以下为演讲实录:

大家好。让我问你一个问题。一项发明的价值是什么？当然有很多原因，比如它的技术怎么样，它的经济怎么样，它的法律怎么样。所谓合法就是能不能取得专利权，专利权的保护范围有多大，它的法律有多稳定。这取决于保护强度，保护强度和专利运作的潜力，所以获得专利权是非常重要的。获得专利权，获得专利权，如何获得高质量的专利权？我举以下三个方面:第一个在技术上如何，第二个审查员如何审查，第三个专利代理人如何回答。在这方面，一项发明或专利权有许多条款来限制它。当然，这里最重要的问题是创意，创意是难点和重点。

审查案件时，审查员涉及的条款很多，最关心的问题是创造性。如何回答创意尤为重要，不仅要反驳考官的论点，还要建立自己的一套体系来阐述。所以今天我就和大家分享这个主题，以及如何分析专利的创造性抗辩思路。有三个部分，第一部分花几分钟，第二部分最重要，最后一部分花一两分钟讲。这个时间很短。我很难在二三十分钟内看完130万字的书。我只能一笔带过。

专利法是一个非常有趣的法律，一项发明。通过专利法，对它的各个方面实施戒严，从而赋予它权利。新颖性就是定义是相同还是不同。同样的东西不被保护，只有不一样的时候才被保护。不能把别人口袋里的东西往自己口袋里拿。如果你和别人不一样，你能被保护吗？不，你和别人不一样。你想想，别人想想，保护你不值得。不一定新颖的解决方案能得到保护，创造性的解决方案才值得保护。只有当你的发明创造达到一定的水平，你才能得到保护。你想得到，别人想不到。

创造力的法律源泉在于创新的高度。创新的价值越大，它对你的保护就越多，范围就越大。所以对于创意和新奇来说，创意是一种组合对比。你们不仅彼此不同，而且想到你们的发明创造也不容易。它是一种组合对比，是与现有技术的对比。现有技术是在你申请之前公开的技术，可以是专利文件，也可以是非专利文件。公众都知道些什么？你说我不知道也没关系。想知道就能知道。如果一项技术是社会想要知道的，它就为公众所知。有很多方法可以公开。

让我们来看看。这是一种创造力的表现。你怎么想呢?就看这个技术方案和技术效果。第一手技术方案，第一手技术效果和技术方案差别很大，技术效果差不多，有创意，技术效果差不多，技术方案差别很大，有创意。

我们创造性的三步法，第一步是确定最接近的现有技术。根据解决技术问题的定义，如何确定技术效果和……技术特征，最开放的技术特征是最接近的现有技术。第二步，确定发明的技术特征与发明实际解决的技术问题之间的区别。技术特征的区别就是增、减、换，不仅仅是不同，而是有多有少。效果对比，是否有提升效果，你力量50，我力量100，就是提升效果。此外，还有实现新效果、克服某些缺陷和实现等效效果的比较。如果为了达到同等的技术效果而提供不同的技术方案，我们还是会有创意的。第三步是判断是否不明显，也就是说如果我确定了技术特征，我就看看能不能在其他现有技术中给出启发，把这些不同的技术特征运用到最接近的文献中，产生你的发明。如果给了这个灵感，那叫没有创意，那叫显而易见。这是最复杂的。

那我们就有一个在里面。谁来评判？虽然考官是以谁的眼光来判断的，但是他的领域里有一个技术人员。这是虚拟的，他什么都懂才申请，就是没有创意。我知道我只是机械的，不会组合，没有开创性的思维。本领域的技术人员是虚拟人。在我们国家，我们本科生、硕士、博士都有自己的创造能力。但是，他不是小学生，不是农民，不是下岗工人，也不是院士、博士生导师。很多考官都是硕士博士，他的眼界比他的技术人员高。他是有创造力的，所以你要把他拉回他所在领域的技术人员的视野。

突出的实质性特征，技术的起点，决定了与其接近的现有效果，最终判断是否明显有益。本发明取得了有益的技术效果和较好的技术效果，提供了不同技术概念的技术方案。技术效果和现有的技术效果代表了一定的技术发展趋势。虽然可能会有点评，但实际应用起来并不容易。很多时候，一个新的技术出现，你一开始并不知道哪个技术最后可能会胜出。几十年前，有很多技术可以看电视，让电视更清晰。虽然一个方面有负面作用，但其他方面有明显的技术效果。你什么意思？你不能指望在一个方面创造一切。关于专利，我的一句话是，你只是乐观，而不是糟糕。如果你能证明你的技术在某一点上比别人强，哪怕在其他点上比别人差，你就是有创意的。

这就是实用新型和发明创造性的判断标准的区别。很多人对实用新型和发明有误解。他们认为实用新型不值钱，保护力度不够，专利不稳定，侵权赔偿金额低。这些都是误解。结合我们说的这个东西，实际上，对于同样的发明创造，你也申请了发明的创造性，假设全部授权，实用新型的创造性高于发明，实用新型专利无效的难度更大。实用新型在国内是非常好的制度，需要的创造性比较少，别人不容易失效。审查员可以从其他领域发现发明专利无效，而实用新型只能从其自身领域发现。同样的技术，发明的地方大，好找，实用新型小，不好找。因此，实用新型比发明更有优势。如果你的发明，使用寿命和市场周期在十年以内，最好申请实用新型，其价值不低于发明。

让我们来看看创意辩护的想法。我把它分成两部分，一部分垂直，一部分水平。竖线表示我收到一份审判通知，说我没有创造性。我该怎么办？横向的是关于我有哪些突破，如何突破。

在第一种情况下，回答创造性审查意见问题的步骤如下:

一是审查审查员引用的对比文件内容是否属于现有技术。

二是准确理解审查员的意见，审查意见分两部分，一是表格部分，二是……xt部分。表格中有三种情况，分别是确认意见、修改意见和授权意见，第二种叫做不确定意见，是否可以授权，第三种是不确定意见。我们认为你没有任何实质性的内容可以授权，你再怎么修改也授权不了。看到这三个心里就有谱了。怎么回答呢？仔细阅读课文。当审查意见不明确，不能完全确认理解时，要及时与审查员沟通。

三是进行初步分析，给予申请人尽可能全面的建议，简要概述审查意见要点，使申请人准确理解审查员意见，经专利代理人分析整理后提供可行的答辩方案，并告知答辩期限。

第四，申请人与考官沟通。

五是确定防御方案。你给出建议后，应该采用哪个方案，综合考虑专利法的要求、审查员的审查标准和申请人的需求，确定修改方案。创造性讨论要与权利要求书相对应，对创造性说什么，对本专利的创造性说什么，对本专利保护的技术方案的创造性说什么，对应所有要求。另外，尽可能多方面多角度的讨论创意。有创意不怕啰嗦。有创意就像拔萝卜，山羊没拔，大象没拔，最后老鼠拔了，说明你的句子达到了创意。

此外，有确凿的证据证明自己的观点，以避免使用不利的证据。

最后，写一个观点陈述。怎么写？

1、统筹安排，根据不同情况，有不同的安排。第一次答辩，按照正常情况，正面解释，三句话讲，先讲事情的特点，再讲重大进展。如果已经到了第二步，就不需要对考官针对的论点进行有针对性的答辩了。如果涉及到其他因素，可以另起一段来回答。

2、创意的基本模型，如何讨论事物的特征，确定现有技术，确定技术特征解决的计数问题，第三判断是否不明显。这里我指出几点。在第一次写作之前，我理清思路，提炼总结要阐述的论点，尽量使用帽子鞋子的描述方法，谈任何有论点有结论的事情。

3.此外，讨论应明确针对审查意见。

4.在合理布局的讨论中破与立。

5、合理安排主次顺序。

6、讨论的内容要有理有据，避免空洞。

7.善用小标题，合理分段，注意视觉效果的逻辑清晰。

如何讨论发明取得显著进步？显著进步就是技术效果，就是我前面说的四点。在语言表达上要注意以下几点:

1.避免过度语言，营造良好的交流氛围，客观讨论创意。

2、句句斟酌，规避后续程序风险。

3、语言要准确，避免过多重复。

刚才讲了怎么做步骤，怎么挖掘创意的突破点。切入点是审查员否认创造性引用的对比文件内容不属于现有技术。例如，对比文件的出版日期在申请日期之后。还有考官引用附图。

挖掘突破点:

首先是从技术角度挖掘突破点。有三种方法因为疏忽而找不出区别特征，对这句话有误解，而且无论是从一个熟练技师的角度，他都是站在一个更高的角度。

二是挖掘技术效果上的突破点。我指出了5种情况，比如手册没有说明好处，但是数据可以看到这个好处，仍然可以说有这个好处，还有效果数据的挖掘，通过逻辑推导分析，根据研发……阐述了研制过程中取得的良好技术效果。

第三，从专利法角度挖掘切入点。第一，只注重技术方案的比较，忽略了技术效果的比较。技术方案差不多，但我看技术效果的话，技术效果差别很大，很有创意。二是只注重技术效果的对比，三是单独评价单个技术特征，忽略技术特征之间的组合关系。第四，只掌握了对比文件的几个字，给出的技术启示没有从整个现有技术中去理解。第五，凭现场技术人员的目测判断不明显。第六，主观上低估发明的创造性，事后诸葛亮，有六种情况，如技术方案特别简单的发明、技术原理已知的发明、通过有限实验获得的发明、通过常规实验手段获得的发明、本领域技术人员基于现有技术能够获得的发明、在现有技术中给出可能但非必然预期的发明。第七，非显而易见性的判断违背了专利法的宗旨。

本发明解决了人们渴望解决却得不到的发明，克服了技术偏见，达到了意想不到的技术效果，商业成功，可用于创造性讨论。还要看专利的价值和市场价值，与发明创造无关。如果有，可以说说。

这是专利创造性抗辩切入点的思维路径。刚才讲了这么多这本书，130万字。我们团队花了7年多的时间来写，将近1000页。9月份刚出版，很多人说老师把你衣柜里的东西拿出来了。没关系。如果你通过了这本书，你就应该授权本该被否决的结果。保护范围本来很小，但是保护范围扩大了。看我们的书很有意义，有很多原创。每个案件都有一个部分叫做辩护思维部分。这也是我们的原创。

谢谢大家。很抱歉耽搁了。

(注:本文根据现场速记整理，未经主讲人审核。仅供参考。请勿转载！)

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